'내추럴 코스메틱'은 독자적인 상표권이 될 수 있나... 상표 침해 소송 대처법
'내추럴 코스메틱'은 독자적인 상표권이 될 수 있나... 상표 침해 소송 대처법
  • 오성환 변호사
  • 승인 2019.03.24 14:27
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상표권은 상표권자가 사용 안 했을 경우 상표권 침해 손해배상 청구 할 수 없어
[법률방송뉴스] 안녕하십니까. '법률정보 SHOW' 오성환 변호사입니다. 오늘은 지식재산권 두 번째 시간으로 ‘상표 침해 소송 사건’에 대해 알아보겠습니다. 최근 사업을 하시는 분들이라면 상표 분쟁을 주위에서 흔히 찾아볼 수 있을 정도로 빈번합니다.

저희 고객인 A사는 인터넷 쇼핑몰 회사였는데 B사의 ‘내추럴 코스메틱’이라는 화장품을 납품받아 인터넷을 통해 판매를 하고 있었습니다. 그러던 중 상표권자인 C사로부터 상표 침해 소송이 들어왔다고 해서 이 사건을 검토하게 되었습니다.

C사의 상표권을 확인하니 상표명은 ‘내추럴 화장품’과 옆에 ‘도형’이 결합된 상표였고, B사가 납품한 ‘내추럴 코스메틱’과 유사하다는 이유로 상표 침해 소송을 제기한 것이었습니다.

A사는 인터넷 쇼핑몰 회사로 B사로부터 제품을 납품받아 판매하는 회사이기 때문에 B사의 제품이 상표 침해품인지 알 수도 없었고, 또한 B사로부터 미리 계약을 체결할 때 상표 침해 소송 등에 휘말리면 모든 책임을 B사가 부담한다고 되어 있어서 C사로부터 굳이 책임을 질 필요가 전혀 없었습니다.

그러나 A사는 인터넷 쇼핑몰로 제품을 납품하는 회사들과 좋은 관계를 유지할 필요성이 있었고, 또한 영세한 B사를 보호할 도의적인 책임감도 느껴 이 소송에서 당사자로 적극적으로 나서 이 소송을 방어하기로 결심하였습니다.

저희를 찾아 올 때는 A사나 B사 모두 상표 침해가 명백하다고 판단해서 손해배상액을 낮출 수 있는 방법을 주로 문의 하였으나 C사의 상표권을 제대로 살펴보니 C사의 상표권인 ‘내추럴 화장품’은 기술적 표현에 해당되어서 식별력이 없는 상표임을 저희들이 확인 할 수 있었습니다.

기존에 C사 상표와 유사한 상품인 ‘내추럴’과 ‘’화장품‘이 들어간 상표를 검색해 본 결과 모두 상표권이 거절된 것으로 확인이 되었습니다. 즉 ’내추럴‘과 ’화장품‘ 모두 식별력이 없는 상표임이 판명이 난 것입니다.

그렇다면 C사의 상표는 어떤 이유로 상표 등록이 된 것이냐면 식별력이 있는 특이한 도형 때문에 이 도형이 식별력이 있다고 판단이 되어서 상표 등록이 된 것입니다. B사는 이 도형을 사용하지 않았고 단지 유사한 문자 상표만 사용한 것이었습니다.
 
이와 같은 내용을 저희는 확인을 하고 상표 침해 소송을 방어하기 시작하였습니다. 이와 같은 사실 관계가 있다고 하더라고 이를 바탕으로 논리를 구성하는 것은 상표법에 대해 정확한 이해가 없으면 쉽지 않습니다.

A사가 주장할 수 있는 것을 정리하자면, 다음과 같습니다. 첫째, 회사의 문자 상표인 ’내추럴 화장품‘은 모두 식별력이 없는 것임으로 요부 판단에 의해서 제외를 해야 합니다. 결국 도형만 남고 도형은 B사가 사용하지 않았기 때문에 상표 침해는 성립하지 않습니다.

두 번째로는 상표법 제90조 제1항 제2호에 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 대해서 등록상표의 지정 상품과 동일 유사 상품의 보통 명칭, 산지, 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있습니다.

B사의 사용 상표를 살펴보면 ‘내추럴 코스메틱’에서 ‘내추럴’은 ‘천연의’, ‘자연의’ 등으로 저희들이 이해를 할 수 있고, 그렇기 때문에 제품의 품질을 나타내는 것입니다.
 
‘코스메틱’은 지정상품의 보통 명칭인 바 B사의 사용 상표인 ‘내추럴 코스메틱’은 상표법 제90조 제1항 2호에 의해 효력이 제한됩니다.

다음으로는 C사 상표권의 상표등록 공보를 자세히 확인하니 이 상표권은 C사가 소유하고 있는 것이 아니라 C사의 대표이사가 소유하고 있습니다. 그리고 C사의 대표이사는 이 상표를 단 한 번도 사용한 적이 없다는 사실을 저희들이 알게 되었습니다.

상표권은 특허권과 달리 상표를 한 번도 사용한 적이 없는 상표권자는 침해금지 청구는 할 수 있으나 손해가 없어 손해배상 청구를 할 수 없다는 것이 대법원의 확립된 입장입니다.

그 이유는 상표권은 특허권과 달리 처음부터 창작적 요소로 재산적 가치가 있는 것이 아니라 상표를 사용함으로써 비로소 재산적 가치가 발생하는 것이기 때문입니다.
 
따라서 C사의 대표이사 명의로 되어 있고 대표이사는 단 한 번 도 이 사건 상표를 사용한 적이 없다면 손해배상 청구를 할 수 없음으로 이 또한 주장했습니다.

결국 위와 같은 주장을 다양한 증거와 함께 재판부에 지속적으로 제시를 했고 처음에는 상표 침해 쪽으로 심증을 가지고 있던 재판부도 조금씩 비침해라는 의문을 가지게 되었습니다.

결국 최종 상표 침해가 아니라는 판단을 받게 되었고 A사는 B사를 보호할 수 있었으며 A사는 업계에서 좋은 평판을 유지할 수 있었습니다.

지식재산권 두 번째 시간 상표 침해 소송에 관하여 말씀드렸습니다.

이번 주재의 키포인트는 상표권자의 상표권과 유사한 상표를 사용하더라고 상표 침해임을 인정하지 말고 우선 상표 침해 요건을 명확히 확인하고 반박할 수 있는 내용에 대해 전문가에게 문의를 하는 것이 중요합니다.

그리고 두 번째로 상표는 특허와 달리 상표권자가 등록 상표를 단 한 번도 사용하지 않았다면 침해 금지만 청구할 수 있을 뿐이고 손해배상 청구를 할 수 없다는 점을 유념하셔야 합니다.

이렇게 상표권만의 특징을 미리 파악해서 향후 발생할지도 모르는 상표 침해 분쟁에 대해 대비를 하여야 합니다. 지금까지 '법률정보 SHOW' 오성환 변호사였습니다. 감사합니다.

 

 

 

 

오성환 변호사 jaegoang-yu@lawtv.kr


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